Два предпринимателя заключили договор франчайзинга.
Договор не был зарегистрирован в государственном реестре, отдельные договорные условия сформулированы некорректно, но соглашение исполнялось несколько лет и предприниматель (наш Клиент) на возмездной основе использовал переданные в пользования коммерческие обозначения и товарный знак, а также фирменный стиль для сети своих магазинов одежды и аксессуаров.
После нескольких лет договорных отношений между предпринимателями возник конфликт, и правообладатель (франчайзер как сторона договора) обратился в арбитражный суд с требованием о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак в размере 2 000 000 рублей.
Перед претензией и подачей иска правообладатель провел контрольную закупку в магазине предпринимателя и зафиксировал продажу товаров (одежда, обувь, аксессуары) с использованием своего товарного знака. Этот товарный знак был размещен на вывеске магазина и на этикетках товара. Товарный знак был зарегистрирован в отношении товаров 25-го класса МКТУ.
Вопрос о законности использования ответчиком спорного товарного знака был рассмотрен судами первой и апелляционной инстанций. В ходе рассмотрения дела было установлено, что истец является правообладателем спорного товарного знака. Для вынесения решения, суд провел сравнительный анализ обозначения, размещенного на вывеске помещения по указанному адресу, и на продаваемых товарах, с товарным знаком истца. В результате анализа было выявлено, что противопоставленное обозначение содержит словесный элемент, схожий до степени смешения с товарным знаком истца.
Суды первой и апелляционной инстанции удовлетворили иск в полном объеме. Проигравший дело предприниматель обратился за консультациями и оценкой перспектив дела в кассационной инстанции – Суде по интеллектуальным правам.
После изучения материалов дела выяснилось, что суды неправильно применили специальные нормы права, их выводы не соответствовали существенным изложенным в судебных актах обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам. Последовало обращение в интересах проигравшего дело предпринимателя в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой.
В судебных разбирательствах в Суде по интеллектуальным правам было доказано, что нижестоящие суды не учли, что закупка проведена в период действия договора франчайзинга и не может являться доказательством неправомерного использования коммерческого обозначения ответчиком - предпринимателем, поскольку договор действовал и не был расторгнут сторонами.
Так называемая контрольная закупка одежды с фотографированием и видеозаписью магазина ответчика проведена в период действия договора. Данное мероприятие может расцениваться, как действия правообладателя в соответствии с разделом договора «Проверка деятельности предприятия», поскольку в силу данного раздела единовременные мероприятия по проверке и оценке деятельности предприятия проводятся правообладателем как по предварительному уведомлению и согласованию сроков проведения проверки с пользователем, так и без таковых.
Таким образом, размещение коммерческого обозначения (совпадающего с товарным знаком истца) на товаре (одежде) и чеке дополнительно свидетельствует о правомерности использования данного средства индивидуализации ответчиком, как пользователем по договору.
Дополнительно приводились и другие аргументы, свидетельствующие о необоснованности обжалованных судебных актов. Документально подтверждалось, что ответчик использовал спорное обозначение на основании договора с истцом и под контролем последнего, что исключает вменяемое истцом правонарушение. Данное использование является правомерным в силу заключенного между сторонами договора, который не признан судом расторгнутым.
Также в ходе кассационной проверки исследовались обстоятельства регистрации товарного знака тождественного существующему коммерческому обозначению. При этом истец не сообщил о регистрации товарного знака ответчику, но продолжал получать от ответчика лицензионные платежи и денежные средства от поставки ему товара.
Именно после регистрации товарного знака, переданного по договору как объект коммерческого обозначения, истец начал создавать препятствия ответчику вести хозяйственную деятельность в сети розничных магазинов одежды, обуви и аксессуаров.
Важным фактором пересмотра судебных актов стал тщательный анализ материалов дела (учет оснований для расторжения договора и того факта, что переданный комплекс исключительных прав, включая коммерческое обозначение, был предоставлен ответчику по договору), а также глубокая проработка правовой позиции на стадии кассационного обжалования.
