Компания, управляющая сетью отелей, гостиниц и ресторанов в Приэльбрусье, длительное время являлась правообладателем товарного знака в отношении услуг 43 класса МКТУ.
По субъективным причинам (переход на другую работу ответственного сотрудника и утрата связи с патентным поверенным) действие исключительного права на товарный знак не было продлено и бренд прекратил действие по истечении десятилетнего срока действия.
Компания обратилась в патентное агентство для разрешения ситуации.
После изучения документации, обстоятельств действия / прекращения товарного знака и проведения патентного поиска выяснилось, что на стадии рассмотрения в Роспатенте находятся 9 заявок со словом, включённым в утраченный товарный знак (поданные различными лицами еще в 2020 и 2021 годах).
Кроме того, согласно отчету патентного агентства были выявлены ранее зарегистрированные сходные товарные знаки, которые с высокой вероятностью могли быть противопоставлены Роспатентом в ходе экспертизы с отказом в регистрации интересующего утраченного бренда.
Патентное агентство рассматривало возможность возвращения бренда с учетом значительной стоимости своих юридических и патентных услуг, а также дорогостоящего выкупа рассматривавшихся заявок по стоимости превышающей несколько миллионов рублей, при этом без каких-либо гарантий при полной зависимости итога сделок от третьих лиц, включая патентных троллей, от имени которых в Роспатенте рассматривалось несколько заявок с интересующим утраченным товарным знаком.
⇒ Ситуация осложнялась тем, что на рынке гостиничных услуг появился игрок, владелец общеизвестного товарного знака, с массовыми услугами по дистанционному бронированию отелей.
Нами было подготовлено коммерческое предложение с «дорожной картой» - вероятными сроками, способами и процедурами, с помощью которых можно попробовать заново приобрести исключительное право на утраченный бренд.
Клиент отказался от услуг патентного агентства и начал работать с нами. Приняв во внимание имевшиеся риски, длительные сроки разбирательства и делопроизводств, и с учетом предложенных оговорок, согласился реализовать непростой и долгий проект по возврату своего товарного знака
.
Задача. Возвратить клиенту право на утраченный бренд в отношении интересующих услуг 43 класса МКТУ.
Предпринятые ключевые действия в интересах утратившего бренд бывшего правообладателя
- запрос и изучение юридических, отчетных, финансовых, бухгалтерских, лицензионных, кассовой и сопроводительной документации, иной документации, связанной с оказанием услуг гостиниц и прочих мест для временного проживания, ресторанной деятельности за значительный период времени с даты начала работы сети отелей и ресторанов
- получение и исследовании открытой информации об отелях и кафе в сети Интернет, включая сайты и интернет-ресурсы, посвященные отелям, туризму, путешествиям и общественному питанию, применительно к деятельности нашему клиенту – бывшему правообладателю интересующего бренда
- документальное обоснование и доказывание длительного (с 2000х годов) использования утраченного бренда, а также устойчивых ассоциативных связей с потребителями
- подача новой заявки на регистрацию Роспатенте утраченного бренда с последующим контролем делопроизводства по ней в течение более двух лет
- подача обращений в Роспатент с целью пресечь предоставление правовой охраны спорным заявкам конкурентов - «патентным троллям» в отношении всего перечня интересующих услуг 43 класса МКТУ
- процессуальная борьба с «патентным троллем», действия которого препятствовали возврату интересующего бренда (согласно открытым базам данных и реестру товарных знаков и заявок компания – «патентный тролль» является правообладателем более 400 товарных знаков в отношении различных классов МКТУ, как действующих, так и прекративших действие, а также подателем более 600 заявок, при этом регистрировались товарные знаки на общеупотребимые слова и словосочетания, обозначения добросовестных участников оборота)
- переговоры, заключение договора о сосуществовании товарных знаков (знаков обслуживания) и получение писем-согласий от добросовестных владельцев сходных обозначений
- подача возражений в Палату по патентным спорам и рассмотрение административного спора в более чем 20 (двадцати) заседаниях по противопоставленным заявкам, по которым предварительно были получены отказы в рамках экспертиз патентного ведомства
Результат. Задача успешно выполнена. По результатам длительных делопроизводств и административного разбирательства бренд удалось возвратить прежнему правообладателю в отношении всех интересующих услуг 43 класса МКТУ.
Компании, управляющей сетью отелей, гостиниц и ресторанов, возвращено исключительной право на утраченный бренд отношении услуг 43 класса МКТУ: агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; дома для престарелых; закусочные; кафе; кафетерии; мотели; пансионы; пансионы для животных; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат палаток; прокат передвижных строений; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги кемпингов; услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом; ясли детские.
* Проект осуществлялся на протяжении трёх лет с учетом длительности административных разбирательств, а также делопроизводств по противопоставленным заявкам конкурентов.
